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Beschränkte Verteidigung eines mit einer Teilnichtigkeitsklage angegriffenen Patentanspruchs durch Kombination mit einem insoweit nicht angegriffenen Unteranspruch

Die beschränkte Verteidigung eines mit einer Teilnichtigkeitsklage angegriffenen Patentanspruchs durch Kombination mit einem insoweit nicht angegriffenen Unteranspruch oder mit einer von mehreren Varianten eines insoweit nicht angegriffenen Unteranspruchs ist unzulässig.1)

Dies gilt auch dann, wenn die Merkmale des nicht angegriffenen Unteranspruchs in der verteidigten Fassung zwar nicht wörtlich enthalten sind, wohl aber der Sache nach.2)

Ein Rechtsschutzinteresse besteht hingegen, wenn der angegriffene Anspruch lediglich um einen Teil der Merkmale eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ergänzt wird.3)

Ein Patent kann vom Nichtigkeitsbeklagten nur in dem Umfang beschränkt verteidigt werden, in dem es vom Nichtigkeitskläger angegriffen wird. Mit der beschränkten Verteidigung eines teilweise angegriffenen Patents durch Kombination eines angegriffenen Anspruchs mit einem auf diesen rückbezogenen, aber mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen Unteranspruch wird das Streitpatent der Sache nach im Umfang des nicht angegriffenen Unteranspruchs zur gerichtlichen Überprüfung gestellt. Die Möglichkeit, das Patent beschränkt zu verteidigen, dient aber allein der Verteidigung des Nichtigkeitsbeklagten gegenüber dem vom Nichtigkeitskläger geführten Angriff auf die Wirksamkeit des Patents und nicht auch der gerichtlichen Überprüfung des Patents im Übrigen.4)

Für eine solche beschränkte Verteidigung ist ein Rechtsschutzbedürfnis selbst dann nicht anzuerkennen, wenn der Nichtigkeitskläger die Rechtsbeständigkeit des mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen Unteranspruchs in Zweifel zieht. Denn die beschränkte Verteidigung gegenüber einer Teilnichtigkeitsklage auch im Umfang eines nicht angegriffenen Unteranspruchs hätte im Wesentlichen die Wirkung einer Widerklage des Patentinhabers gegenüber dem Nichtigkeitskläger auf Feststellung der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents im Umfang des nicht angegriffenen Unteranspruchs. Eine solche Klage ist aber im Gesetz nicht vorgesehen und kann deshalb auch nicht Gegenstand einer beschränkten Verteidigung des Nichtigkeitsbeklagten sein.5)

Das Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG steht in keinem unmittelbaren rechtlichen Zusammenhang mit der Möglichkeit, ein Patent mit der Nichtigkeitsklage nur teilweise anzugreifen, und der Möglichkeit, ein angegriffenes Patent in beschränkter Fassung zu verteidigen. Wenn der Patentinhaber das mit einer Nichtigkeitsklage angegriffene Patent nur mit einer geänderten Anspruchsfassung verteidigt und sich das Patent in dieser Fassung als rechtsbeständig erweist, führt dies zwar zu denselben Wirkungen wie eine Beschränkung nach § 64 PatG. Die Unzulässigkeit einer Verteidigung mit einer nicht angegriffenen Fassung beruht aber nicht auf der Möglichkeit eines solchen Verfahrens, sondern auf dem Umstand, dass der Streitgegenstand des Nichtigkeitsverfahrens durch den Kläger bestimmt wird.6)

siehe auch

1)
BGH, Urteil vom 13. Juni 2023 - X ZR 47/21 - Anschlussklemme; BGH, Beschluss vom 12. September 2023 - X ZB 12/20 - Tischgrill; BGH, Urteil vom 1. März 2017 - X ZR 10/15 - Ankopplungssystem; m.V.a. BGH, Urteil vom 24. Juni 1960 - I ZR 109/55, Liedl, 395, 410 - Schwingungswalze; Urteil vom 11. November 2003 - X ZR 61/99, juris Rn. 27 - Humanmedizinische Abschabungsvorrichtung; BPatG, Urteil vom 19. Dezember 1995 - 3 Ni 40/94, BPatGE 36, 35, 36 f.; Benkard/Hall/Nobbe, 11. Aufl., 2015, § 82 Rn. 39; Schulte/Voit, 9. Aufl., 2014, § 81 PatG Rn. 122; vgl. auch BGH, Urteil vom 26. Mai 2009 - X ZR 185/04, GRUR 2009, 929 Rn. 50 - Schleifkorn; Busse/Keukenschrijver, 8. Aufl., 2016, § 82 PatG Rn. 104 und Fn. 358
2) , 3)
BGH, Urteil vom 13. Juni 2023 - X ZR 47/21 - Anschlussklemme
4) , 5)
BGH, Urteil vom 1. März 2017 - X ZR 10/15 - Ankopplungssystem
6)
BGH, Beschluss vom 12. September 2023 - X ZB 12/20 - Tischgrill
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