Unterscheidungskraft

Von der Eintragung ausgeschlossen [→ Schutzhindernisse] sind Marken denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, denn solche Zeichen erfüllen nicht die Hauptfunktion einer Marke.

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren und Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (siehe: Funktion der Marke, Kennzeichnungskraft).

Anders als bei einer auf § 8 Abs. 3 MarkenG (Art. 3 Abs. 3 MarkenRL) gestützten Anmeldung ist daher nicht erforderlich, dass das angemeldete Zeichen schon verwendet und bereits tatsächlich vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst wird.¹⁾

Vielmehr ist im Wege einer Prognose zu ermitteln, ob dem angemeldeten Zeichen von Haus aus eine Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zukommt.²⁾

Tatsächliche Umstände sind für die Prognose, ob sich das angemeldete Zeichen als Herkunftshinweis eignet, lediglich insoweit von Bedeutung, als im Hinblick auf die (beabsichtigte) Verwendung für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen die für die betreffende Branche bestehenden Verkehrsgepflogenheiten, insbesondere die Kennzeichnungsgewohnheiten, zu berücksichtigen sind. Dazu können auch Feststellungen zur tatsächlichen Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrsteilnehmer gehören, wenn das angemeldete oder wenn ähnliche Zeichen im Verkehr bereits benutzt werden.³⁾

Im Übrigen ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union die gewöhnliche Verwendung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr nur beim Eintragungshindernis nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL, Art. 7 Abs. 1 lit. c GMV (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) ein Beurteilungskriterium, nicht jedoch im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft i.S. von Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL, Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV.⁴⁾

Lässt sich eine bereits bestehende Kennzeichnungspraxis nicht feststellen, genügt allein dieser Umstand als solcher nicht, um die Eignung des angemeldeten Zeichens, vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden zu werden, zu verneinen. Vielmehr bedarf es auch in diesem Fall der auf allgemeine Erfahrungssätze und den festgestellten Tatsachen gestützten Prognose darüber, wie das angemeldete Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen mutmaßlich wahrgenommen werden wird, wenn es - innerhalb der fünfjährigen Benutzungsschonfrist (vgl. § 49 MarkenG) -, wie vom Anmelder beabsichtigt, zur Kennzeichnung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen benutzt wird.⁵⁾

Es genügt, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen werden soll, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird.⁶⁾

Für die Eintragung kommt es nicht darauf an, ob die Möglichkeiten, das Zeichen als Herkunftshinweis zu verwenden, gegenüber den Verwendungen überwiegen, bei denen der Verkehr darin keinen solchen Herkunftshinweis erblickt.⁷⁾

Besteht ein Bildzeichen nur aus üblichen dekorativen Elementen der Waren, für die der Markenschutz beansprucht wird, wird es der Verkehr im Allgemeinen nicht als Herkunftsmittel auffassen, auch wenn sich auf dem Markt noch keine mit dem angemeldeten Zeichen vollständig übereinstimmende Gestaltung findet.⁸⁾

Die Unterscheidungskraft ist in Hinblick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungenzu beurteilen.⁹⁾

Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist.

Es ist maßgeblich auf den branchenüblichen Einsatz von Zeichen der in Rede stehenden Art als Herkunftshinweis für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen abzustellen.¹⁰⁾

Auch bei der Prüfung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist der rechtspolitische Bedeutung der Schutzhindernisse zu berücksichtigen, die darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Monopolstellungen zu schützen. Nur soweit ein Zeichen zur Erfüllung der Herkunftsfunktion geeignet ist, besteht eine Rechtfertigung dafür, die allgemeine Wettbewerbsfreiheit dadurch einzuschränken, dass die betreffende Angabe der ungehinderten Verwendung vorenthalten und zugunsten eines einzelnen monopolisiert werde.¹¹⁾ In Zweifelsfällen sollte bei der Frage nach der Unterscheidungskraft demnach letztlich das Schutzwürdige Interesse der Allgemeinheit ausschlaggebend sein.

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet.¹²⁾ → Fehlende Unterscheidungskraft aufgrund eines beschreibended Begriffsinhaltes

Eine unmittelbar beschreibende Bedeutung ist jedoch nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen¹³⁾.

So fehlt einem Zeichen auch dann die Unterscheidungskraft, wenn es ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache ist, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird.¹⁴⁾ → Gebräuchliche Wörter oder Wendungen

Maßgebend ist allein, ob der Verkehr in der angemeldeten Marke einen Herkunftshinweis erblickt oder nicht.¹⁵⁾

Die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MarkenRL) sind, auch wenn sich ihre Anwendungsbereiche überschneiden, voneinander unabhängig und gesondert zu prüfen, wobei jedes Eintragungshindernis im Licht des Allgemeininteresses auszulegen ist, das ihm jeweils zugrunde liegt.¹⁶⁾

An das Vorliegen der Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dürfen daher nicht wegen eines möglichen Freihaltungsinteresses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erhöhte Anforderungen gestellt werden.¹⁷⁾

Auch bei der Prüfung der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG ist das Allgemeininteresse an der Nichtmonopolisierung mit einzustellen. Das bedeutet, dass eine markenrechtliche Monopolisierung der Werbesprache [→ Werbeslogans] zu Lasten des freien Wettbewerbs nicht angebracht ist, d. h. die Allgemeinheit vor ungerechtfertigen Monopolen Einzelner zu schützen ist und zwar insbesondere bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Zeichen und Angaben, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreiben.¹⁸⁾

Hat eine Marke keinen für die fraglichen Waren im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt und handelt es sich bei ihr auch sonst nicht um eine sprachliche, bildliche oder gestalterische Darstellung, welche die Verbraucher – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstehen, so fehlt ihr nicht jegliche Unterscheidungseignung.¹⁹⁾

Der Bundesgerichtshof geht in seiner ständigen Rechtsprechung davon aus, dass ein großzügiger Maßstab anzulegen sei. Jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reiche aus, um das Schutzhindernis zu überwinden.²⁰⁾

Diese Auffassung des BGH ist aber umstritten. So äußert sich der 32. Senat des BPatG in seiem Beschluß v. 24. Mai 2006 - 32 W (pat) 124/97 folgendermaßen zu den Anforderungen an die Unterscheidungskraft:

Diese Formulierungen (siehe oben) sind weitgehend der Amtlichen Begründung zum MarkenG entnommen (vgl. BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 64), die sich ihrerseits darauf beruft, dass das europäische Recht, insbesondere die Markenrechts-Richtlinie, eine solche Auslegung fordere. Das trifft jedoch so nicht zu. Der Satz, dass ein großzügiger Maßstab anzulegen sei und jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genüge, findet sich weder im Wortlaut der Markenrechts-Richtlinie noch in der für deren Auslegung maßgeblichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Diese Auffassung geht vielmehr auf eine entsprechende Mei-nung im deutschen Schrifttum zurück²¹⁾. Der Europäische Gerichtshof hat demgegenüber mehrfach eine strenge und vollständige, nicht auf ein Mindestmaß beschränkte Prüfung von absoluten Schutzhindernissen angemahnt, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern.²²⁾ Dies weist eher in Richtung eines weniger großzügigen Prüfungsmaßstabes.

Allein der Umstand, dass ein bestimmtes Wort zum Grundwortschatz der deutschen Sprache gehört, noch keinen Anlass, an der Markenfähigkeit zu zweifeln. Vielmehr müsste dazu festgestellt werden können, dass das betreffende Wort schlechthin ungeeignet ist, irgendwelche Waren oder Dienstleistungen im Wettbewerb ihrer Herkunft nach zu individualisieren, so dass auch eine Verkehrsdurchsetzung von vornherein ausgeschlossen erscheint.²³⁾

Auch der 28. Senat des BPatG schließt sich dieser Kritik an:

Das Tatbestandsmerkmal „jegliche“ i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG lässt nicht den Schluss zu, dass bereits jede noch so geringe, irgendwie geartete Unterscheidungskraft ausreichend wäre, um die markenrechtliche Herkunftsfunktion erfüllen zu können. Vielmehr muss bei der Auslegung dieses Rechtsbegriff berücksichtigt werden, dass die Herkunftsfunktion der Marke stets im Vordergrund stehen muss, während weitere mögliche Funktionen - wie etwa eine anpreisende oder produktbeschreibende Funktion - daneben nur von untergeordneter Bedeutung sein dürfen.²⁴⁾

Ergeben die Feststellungen zur markenrechtlichen Unterscheidungskraft keinen eindeutigen Nachweis dafür, dass die Marke die Herkunftsfunktion erfüllen kann und dass diese Herkunftsfunktion im Vordergrund steht, widerspricht die beantragte Eintragung ins Register dem im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu berücksichtigenden Interesse, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren.²⁵⁾

Einer Bezeichnung, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betrifft, fehlt die Unterscheidungskraft nur, wenn sie einen so engen beschreibenden Bezug zu den einzelnen angemeldeten Waren oder Dienstleistungen aufweist, dass der Verkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen erfasst und deshalb in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht.²⁶⁾

Die Frage der Unterscheidungskraft ist nicht (nur) abstrakt zu beurteilen, sondern unter Berücksichtigung aller die Verkehrsauffassung beeinflussenden Umstände, zu denen auch der Marktauftritt entsprechend gekennzeichneter Erzeugnisse zählen kann.²⁷⁾. Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft sind alle relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen, gegebenenfalls einschließlich der Ergebnisse einer vom Antragsteller vorgelegten Studie, die z.B. belegen soll, daß der Marke nicht die Unterscheidungskraft fehlt oder daß die nicht irreführend ist“ ²⁸⁾

Der Beurteilung einer Marke als nicht unterscheidungskräftig steht es nicht entgegen, wenn die betreffende Bezeichnung vage ist und dem Verbraucher keinen eindeutigen Anhalt dafür bietet, welche konkreten Inhalte vermittelt werden sollen.²⁹⁾

Neuheit oder Originalität sind für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke keine maßgeblichen Kriterien.³⁰⁾

Ein Bildzeichen ist nur dann nicht mehr unterscheidungskräftig, wenn es die im Warenverzeichnis genannten Waren naturgetreu bildlich wiedergibt³¹⁾ oder wenn es sich bei ihm um eine einfache geometrische Form oder ein sonstiges einfaches graphisches Gestaltungselement handelt, und eine solche Gestaltung - wie dem Verkehr aus Erfahrung bekannt ist - in der Werbung, auf der Ware, ihrer Verpackungen oder auf Geschäftsbriefen üblicherweise in bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet wird³²⁾.³³⁾

→ Durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft

→ Unterscheidungskraft fremdsprachiger Wörter

Die Fragestellung einer demoskopischen Umfrage, durch die ermittelt werden soll, inwieweit eine Warenform herkunftshinweisend ist, hat zu berücksichtigen, dass zwischen der Bekanntheit des Produkts als solchem und der Herkunftshinweisfunktion seiner Form zu unterscheiden ist. Die Fragestellung darf daher insbesondere nicht von vornherein davon ausgehen, dass eine Gestaltung herkunftshinweisend ist.³⁴⁾

Zeichen oder Angaben, die sonst als Werbemittel verwendet werden - beispielsweise als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die Marke bezieht, ohne dass sie für diese beschreibend sind -, ist nicht schon wegen einer solchen Ver-wendung die Eintragung zu versagen.³⁵⁾

Zwar kann dem Umstand, dass die Durchschnittsverbraucher aus solchen Angaben gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren schließen, bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft Rechnung getragen werden³⁶⁾. Die Schwierigkeiten, die bei solchen Zeichenkategorien möglicherweise mit der Bestimmung der Unterscheidungskraft verbunden sind, rechtfertigen es jedoch nicht, besondere Kriterien für deren Feststellung aufzustellen.³⁷⁾

Wenn die Verkehrskreise das Zeichen (auch) als Herkunftshinweis für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrnehmen, kann die Unterscheidungskraft nicht deshalb verneint werden, weil es gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbemittel aufgefasst wird.³⁸⁾

Einer Beschränkung der Marke darauf, dass der Schutz nur für die Anbringung des Zeichens an einer bestimmten Stelle begehrt wird (sogenannte Positionsmarke), bedarf es nicht, wenn - wie im Regelfall - praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten der Anbringung des Zeichens an verschiedenen Stellen auf oder außerhalb der Ware oder Dienstleistung in Betracht kommen, bei denen das Zeichen vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird.³⁹⁾

• Schutzhindernisse
• Unterscheidungskraft einer Warenform
• Freihaltungsbedürfnis
• Beschreibende Angaben