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markenrecht:praegetheorie

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Prägetheorie

Zeichenähnlichkeit
Markenusurpation
Abspaltung

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit [→ Zeichenähnlichkeit] sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu betrachten [→ Gesamtbetrachtung] und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen.1)

Das schließt es nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den durch das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können.2)

Weiter ist möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt.3)

Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.4)

Hinsichtlich der Systematik der Verwechslungslehre führen prägende Bestandteile nach herrschender Meinung zu einer unmittelbaren Zeichenverwechslung. Deswegen beschränkt sich die Anwendung der Prägetheorie im wesentlichen auf die klangliche Verwechslung, typischerweise mehrgliedrigen Wortmarken und Wort/Bildmarken. Bei Einwortmarken ist in der Regel die Prägetheorie nicht ohne weiteres anwendbar.5) Bei Einwortmarken ist deshalb zu prüfen, ob möglicherweise eine assoziative Verwechslungsgefahr besteht.

Einem Bestandteil einer zusammengesetzten Marke kann auch dann eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommen, wenn der Gesamteindruck der zusammengesetzten Marke von einem anderen Bestandteil dominiert oder geprägt wird.6)

Insbesondere wenn der Verkehr in dem weiteren Wortbestandteil eine Unternehmensbezeichnung sieht, kommt eine solche selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils in Betracht.7)Markenusurpation

Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.8)

Da es für die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils des prioritätsjüngeren komplexen Zeichens nicht darauf ankommt, ob dieser innerhalb des zusammengesetzten Zeichens eine dominierende oder prägende Bedeutung hat, muss das mit diesem Bestandteil identische oder ähnliche prioritätsältere Zeichen auch nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen.9)

Voraussetzungen eines prägenden Bestandteils

Die fraglichen Wortbestandteile müssen so hervortreten, daß der Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens durch diese geprägt werden, d.h. daß die anderen Bestandteile für den Gesamteindruck so weitgehend in den Hintergrund treten daß der hervortretende Bestandteil das Zeichen dominiert. Das ist dann der Fall, wenn dieser Bestandteil allein schon geeignet ist, das Bild dieser Marke, das die angesprochenen Verkehrskreise im Gedächtnis behalten, so zu prägen, dass alle übrigen Bestandteile der Marke in dem durch diese hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen sind.10)

Nach der klassischen Prägetheorie reicht es für eine Verwechslungsgefahr nicht aus, dass der übereinstimmende Bestandteil den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmt und es spielt keine Rolle, ob die übernommene Marke im zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten hat.11)

⇒ Ein kollisionsrechtlich selbstständiger Bestandteil der älteren Marke muß selbst schutzfähig sein.

⇒ Einem kollisionsrechtlich selbstständiger Bestandteil der jüngeren Marke muß eigene Kennzeichnungskraft zukommen.

⇒ Eine Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen einzelnen Bestandteil darf nur angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenteile in einer Weise zurücktreten, dass sie vernachlässigt werden können.

Verfügt ein Zeichen jedenfalls über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, führt die dadurch vermittelte Herkunftshinweisfunktion des mit ihm übereinstimmenden Bestandteils im angegriffenen Zeichen dazu, dass dieser Bestandteil den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens prägt, wenn die weiteren Bestandteile rein beschreibend sind und deshalb in der Wahrnehmung durch den Verkehr in den Hintergrund treten. Denn der Verkehr versteht solche rein beschreibenden Angaben lediglich als Sachhinweise, wobei diese in der Wahrnehmung regelmäßig gegenüber kennzeichnenden weiteren Bestandteilen zurücktreten.12)

Außerdem neigt der Verkehr erfahrungsgemäß dazu, mehrteilige Bezeichnungen in einer ihre Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen.13)

Ohne Kennzeichnungskraft kann ein Wortelement keine Prägung des Gesamteindrucks der Marke bewirken.14)

Einfluß der Kennzeichnungskraft

Selbst wenn die übrigen Markenteile nicht in einer Weise zurücktreten, dass sie vernachlässigt werden können, kann nach Auffassung des BGH eine Prägung möglicherweise auch dann bejaht werden, wenn das ältere Zeichen eine erhöhte Kennzeichnungskraft hat: Stimmen einzelne Bestandteile von zwei sich gegenüberstehenden Zeichen überein, ist nach dem Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens zu beurteilen, ob dieser Bestandteil das Zeichen prägt. Besteht das Klagezeichen nur aus dem übereinstimmenden Teil, ist für die Frage, ob dieser Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt, auch eine durch Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft des Klagezeichens zu berücksichtigen.15)

Die Prägung durch einen Bestandteil kann demnach auch darauf beruhen, dass dieser Bestandteil den Verkehr an ein bekanntes oder sogar berühmtes Zeichen erinnert, das er deshalb in der anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glaubt.16)

Bei der Beurteilung der Frage, ob der mit dem Klagekennzeichen übereinstimmende Bestandteil des angegriffenen Zeichens dieses prägt, ist eine durch Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft des Klagezeichens auch dann zu berücksichtigen, wenn dieses Zeichen allein aus dem übereinstimmenden Bestandteil besteht.17)

Der Umstand, dass ein Zeichen durch seine (isolierte) Verwendung im Geschäftsverkehr zunehmend eine herkunftshinweisende Funktion erhalten hat, wirkt sich nicht nur auf seine Kennzeichnungskraft aus, sondern hat zugleich zur Folge, dass der Verkehr dem Zeichen auch dann einen stärkeren Herkunftshinweis entnimmt, wenn er diesem nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens begegnet.18) Die Anwendung dieses Erfahrungssatzes kommt grundsätzlich auch in solchen Fällen in Betracht, in denen der mit dem Klagekennzeichen überein-stimmende Bestandteil von Haus aus ein beschreibender Begriff ist, der seine Kennzeichnungskraft erst aufgrund der Verkehrsgeltung dieses Zeichens er-langt hat. Es spricht nichts dafür, in einem solchen Fall den Wandel in der her-kunftshinweisenden Funktion auf das Klagekennzeichen zu beschränken. Wenn der Verkehr bei einer von Haus aus beschreibenden Bezeichnung aufgrund der durch Benutzung erworbenen Verkehrsgeltung daran gewöhnt ist, dass diese als Unternehmenskennzeichen oder als Marke benutzt wird, wird er auch dann von einer gewissen Herkunftsfunktion ausgehen, wenn er dem Zeichen in Kombination mit anderen Bestandteilen begegnet. Die herkunftshinweisende Funktion als Bestandteil eines anderen Zeichens hängt allerdings von der Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens ab: Je geringer die Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens und damit sein Schutzumfang ist, desto geringer ist auch der Herkunftshinweis, den der Verkehr dem Zeichen als Bestandteil eines anderen Zeichens entnimmt.19)

Der Grundsatz, dass allein wegen der Übereinstimmung in einem schutzunfähigen Bestandteil keine zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit angenommen werden kann, ist nicht ohne weiteres und einschränkungslos auf die Fallkonstellation übertragbar, dass der potentiell kollisionsbegründende schutzunfähige Bestandteil nicht in der Klage- oder Widerspruchsmarke, sondern in der angegriffenen Marke enthalten ist.20)

Ein schutzunfähiger Bestandteil einer angegriffenen Wort-Bild-Marke kann prägende und damit kollisionsbegründende Wirkung haben, wenn dieser Bestandteil zwar vom Verkehr als beschreibend erkannt, aufgrund der besonderen graphischen Gestaltung jedoch als das dominierende Element wahrgenommen wird, weil weitere schutzfähige Bestandteile in der zusammengesetzten Marke fehlen.21)

Erfahrungssätze

  • Der Verkehr nimmt Marken regelmäßig in der Form auf, in der sie ihm entgegentreten, ohne daß eine analysierende, zergliedernde, möglichen Bestandteilen und / oder deren Begriffsbedeutung nachgehende Betrachtungsweise Platz greift.
  • Übereinstimmungen in den Zeichen bleiben in der Regel stärker im Erinnerungsbild haften, so daß bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben ist als auf die Abweichungen.
  • Zu Verkürzungen von Markenwörtern besteht für den Verkehr im allgemeinen kein Anlaß.
  • Der Verkehr neigt dazu, Bezeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen.22)
  • Der Verkehr neigt zwar dazu, längere Kennzeichen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen. Soweit diese Notwendigkeit zur Verkürzung nicht besteht nimmt er grundsätzlich die Marken in der Form auf, in der sie ihm entgegentreten.
  • Bestandteile, die selbst einem der Eintragungshindernisse unterliegen, sind aus Rechtsgründen nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen.
  • Bei einem Wortbildzeichen orientiert sich der Verkehr regelmäßig am Wortbestandteil.
  • Bei einem Zeichen, das aus einem erkennbar auf die Firma hinweisenden Bestandteil und einem weiteren Bestandteil, der ebenso erkennbar die eigentliche Produktmarke darstellt, zusammengesetzt ist (z.B. „TOGAL-SELTZER“, „P3-Ferrosil“), orientiert sich der Verkehr gewöhnlich an dem produktidentifizierenden Bestandteil.
  • Bei einer aus Vor- und Nachnamen zusammengesetzten Marke ist der Nachname regelmäßig nicht als prägend zu erachten. Ausnahmsweise kann der Nachname den Gesamteindruck prägen, wenn z.B. die Klagemarke mit dem Nachname unmittelbar verwechselbar ist und eine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufweist (z.B. „Ella May/MEI“).
  • Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr kann sich auch allein aufgrund des Bildbestandteils einer angegriffenen Marke ergeben, wenn er im Rahmen der Gesamtkombination selbständig kennzeichnend hervortritt. Hierfür kann es ausreichen, dass ein Bestandteil den Verbraucher an ein bekanntes oder sogar berühmtes Zeichen erinnert, das dieser deshalb in der anderen Kennzeichnung wieder zu erkennen glaubt.23)

Rechtsprechung

EuGH

  • EuGH Urteil vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T‑6/01 - Matratzen Markt Concord
  • Vorlagefrage des Oberlandesgerichts Düsseldorf in der Rechtssache C-120/04 (Schlußanträge)
  • EuGH Urteil vom 6. Oktober 2005 in der Rechtssache C-120/04 - THOMSON LIFE 24)

BGH

  • BGH, Urteil vom 22. März 2012 - I ZR 55/10 - METRO/ROLLER's Metro
  • BGH, Beschl. v. 11. Mai 2006 - I ZB 28/04 - Malteserkreuz

siehe auch

1) BGH, Urteil vom 22. März 2012 - I ZR 55/10 - METRO/ROLLER's Metro; m.V.a. BGH, Urteil vom 10. Juni 2009 I ZR 34/07, GRUR-RR 2010, 205 Rn. 37 Haus & Grund IV, mwN
2) BGH, Urteil vom 22. März 2012 - I ZR 55/10 - METRO/ROLLER's Metro; m.V.a. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 C120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. = WRP 2005, 1505 THOMSON LIFE; BGH, Beschluss vom 11. Mai. 2006 I ZB 28/04, BGHZ 167, 322 Rn. 18 Malteserkreuz I
3) BGH, Urteil vom 22. März 2012 - I ZR 55/10 - METRO/ROLLER's Metro; m.V.a. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 30 THOMSON LIFE; BGH, Urteil vom 5. April 2001 I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2002, 1315 Marlboro-Dach
4) BGH, Urteil vom 22. März 2012 - I ZR 55/10 - METRO/ROLLER's Metro; m.V.a. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 31 THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Rn. 18 Malteserkreuz I
5) BPatG 24 W (pat) 238/99 – Wischmax/Max m. V. auf BGH, 25.03.1999 I ZB 32/96 - „MONOFLAM / POLYFLAM“
6) BGH, I ZR 94/04, Entscheidung vom 20.09.2007 - Kinderzeit; BGH, Beschl. v. 11. Mai 2006 - I ZB 28/04 - Malteserkreuz; m.V.a. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 34 - THOMSON LIFE und m.w.N.
7) BGH, Beschl. v. 11. Mai 2006 - I ZB 28/04 - Malteserkreuz; m.V.a. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 34 - THOMSON LIFE
8) BGH, I ZR 94/04, Entscheidung vom 20.09.2007 - Kinderzeit; BGH, Beschl. v. 11. Mai 2006 - I ZB 28/04 - Malteserkreuz; m.V.a. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 31 - THOMSON LIFE
9) BGH, Beschl. v. 11. Mai 2006 - I ZB 29/04; m.V.a. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 37 - THOMSON LIFE
10) vgl. EuGH Urteil vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T‑6/01 - Matratzen Concord/HABM, Randnrn. 24 bis 26
11) BGH, Beschl. v. 22. September 2005 - I ZB 40/03 - coccodrillo
12) BGH, Urt. v. 19. Juli 2007 - I ZR 137/04 - Euro Telekom; m.V.a. BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 867 = WRP 2004, 1281 - Mustang
13) BGH, Urt. v. 19. Juli 2007 - I ZR 137/04 - Euro Telekom; m.V.a. BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS, m.w.N.
14) BGH, I ZR 94/04, Entscheidung vom 20.09.2007 - Kinderzeit; m.V.a. BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus I; Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT
15) BGH, Urteil vom 13.3.2003 - I ZR 122/00 - City Plus; BPatG, Beschl. v. 21.12.2004 - 24 W (pat) 43/03 - Public Nation/Public
16) vgl. BGH, Beschl. v. 22. September 2005 - I ZB 40/03 - coccodrillo; BGH GRUR 2004, 594, 597 - Ferrari-Pferd; vgl. auch BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98 - Marlboro-Dach
17) BGH, Urt. v. 19. Juli 2007 - I ZR 137/04 - Euro Telekom; m.V.a. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus
18) BGH, Urt. v. 19. Juli 2007 - I ZR 137/04 - Euro Telekom ; m.V.a. BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; vgl. auch BGHZ 156, 126, 137 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH, Urt. v. 4.9.2003 - I ZR 44/01, GRUR 2004, 154, 156 = WRP 2004, 232 - Farbmarkenverletzung II; Beschl. v. 24.2.2005 - I ZB 2/04, GRUR 2005, 513, 514 = WRP 2005, 744 - MEY/Ella May
19) BGH, Urt. v. 19. Juli 2007 - I ZR 137/04 - Euro Telekom
20) , 21) BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 16/14 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE
22) BGH GRUR 1991, 475 - Caren Pfleger; BGHZ 139, 340 - Lions
23) vgl. BGH GRUR 2004, 594, 597 - Ferrari-Pferd; GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach; GRUR 2006, 60, 62 - Coccodrillo
24) EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE
markenrecht/praegetheorie.txt · Zuletzt geändert: 2017/01/24 14:09 (Externe Bearbeitung)