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Markenmässige Benutzung

Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient [→ Funktion der Marke, Herkunftsfunktion].1)

Liegen die Voraussetzungen einer markenmäßigen Benutzung nicht vor, so spricht man auch von einer Markennennung.

Ein Zeichen wird im geschäftlichen Verkehr benutzt, wenn die Verwendung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten gewerblichen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt.2)

Die Rechte aus der Marke nach der eine Verwechslungsgefahr voraussetzenden Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte.3)

Erheblichkeit der Benutzung

Eine kennzeichenmäßige Benutzung ist immer schon dann anzunehmen, wenn zu erwarten ist, dass ein nicht unerheblicher Teil der Verkehrskreise in der Bezeichnung ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Waren oder Dienstleistungen erblickt.4) Es genügt insoweit bereits die Möglichkeit eines solchen Verkehrsverständnisses.5)

Fasst der Durchschnittsverbraucher ein Bildmotiv nur als dekoratives Element auf, ergibt sich eine markenmäßige Verwendung dieses Motivs nicht daraus, dass ein kleiner Teil des angesprochenen Publikums das Bildmotiv als Marke erkennt und der fraglichen Abbildung deshalb einen Herkunftshinweis entnimmt.6)

§ 8 (3) MarkenGVerkehrsdurchsetzung

Die Frage der markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Ausführungsform kann davon abhängen, ob und in welchem Umfang Bestandteile des Klagezeichens, die über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen, von der Beklagten in ihrer Gestaltung verwendet werden.7)

Herkunftsfunktion

Die Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter.8)

Nach der Senatsrechtsprechung folgt aus der Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Klagemarke nicht, dass eine mit der geschützten Klagemarke identische Bezeichnung oder Gestaltung in der konkreten Verletzungsform vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird.9)

Aus der Eintragung der Klagemarke nicht auf eine Funktion der beanstandeten Form als Herkunftshinweis geschlossen werden.10)

Dreidimensionalen Marken

Auch bei einer dreidimensionalen Marke richtet sich der Schutz des Markenrechts vor allem gegen die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke, nicht gegen die Übernahme technischer Lösungen, von Gebrauchseigenschaften oder ästhetischer Gestaltungsgedanken durch Mitbewerber für deren Waren.11)

Ausstellen eines Erzeugnisses auf einer Messe

Stellt ein Unternehmen ein Erzeugnis im Inland auf einer Messe aus, liegt eine Benutzung der Produktform im geschäftlichen Verkehr im Inland zu Werbezwecken vor, ohne dass es darauf ankommt, ob das Produkt in verpacktem oder unverpacktem Zustand ausgestellt wird.12)

Durch ein solches Ausstellen im Inland wird noch keine Vermutung für ein Anbieten oder Inverkehrbringen dieses Produktes im Inland begründet.13)

Markenmässige Benutzung im Revisionsverfahren

Die Beurteilung, ob eine Warengestaltung vom Verkehr als Herkunfthinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet wird, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter.14)

Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den Feststellungen getragen wird.15)

Benutzung im Stadium des Verbrauchs

Die Marke entfaltet zwar ihre Hauptfunktion, die Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher zu gewährleisten, vor allem dann, wenn die mit der Marke versehene Ware beim Verkauf in den Verkehr gebracht wird. Aber auch gegenüber denen, die das gekennzeichnete Produkt bestimmungsgemäß verwenden, kann die Marke herkunftshinweisend wirken.16)

Das aus der Eintragung folgende Markenrecht kann deshalb auch gegen verwechslungsfähige Zeichen, die erst im Stadium des Verbrauchs der Ware wahrgenommen werden, zu schützen sein.17)

Verständnis des Durchschnittsverbrauchers

Bei der Frage, ob die Beklagte die angegriffene Pralinenform markenmäßig benutzt, zutreffend auf das Verständnis des Durchschnittsverbrauchers abzustellen.18)

Einfluß der Kennzeichnungskraft der Klagemarke

Bei seiner Beurteilung der markenmäßigen Benutzung ist auch zu prüfen, welche Kennzeichnungskraft die Klagemarke erreicht hat. Denn der Grad der Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke hat Auswirkungen darauf, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er ihr als Form einer Ware begegnet.19)

Fallgruppen

siehe auch

1) BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz 51 ff. - Arsenal Football Club; BGHZ 153, 131, 138 - Abschlussstück; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck
2) BGH, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05 - Pralinenform II; m.V.a. EuGH, Urt. v. 23.3.2010 - C-236-238/08, GRUR 2010, 445 Tz. 50 - Google/Vuitton; BGH, Urt. v. 4.12.2008 - I ZR 3/06, GRUR 2009, 871 Tz. 23 = WRP 2009, 967 - Ohrclips
3) BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 - I ZR 51/08 - POWER BALL; zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL EuGH, Urt. v. 12.6.2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Tz. 57 - O2/Hutchison; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform; BGH, Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Tz. 60 = WRP 2009, 616 - METROBUS
4) BGH GRUR 81, 592, 593 - Championne du Monde
5) BGH GRUR 90, 274, 275 - Klettverschluss
6) BGH, Urteil vom 24. November 2011 - Medusa
7) BGH, Urt. v. 26. Oktober 2006 - I ZR 37/04 - Goldhase; vgl. BGH GRUR 2005, 427, 428 f. - Lila-Schokolade
8) BGH, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05 - Pralinenform II; m.V.a. BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck
9) BGH, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05 - Pralinenform II; m.V.a. BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck; Bergmann, GRUR 2006, 793, 796
10) BGH, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05 - Pralinenform II; m.V.a. BGHZ 171, 89 Tz. 24 - Pralinenform I
11) BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform; m.V.a. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz 78 = WRP 2002, 924 - Philips; BGHZ 153, 131, 144 - Abschlussstück
12) , 13) BGH, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05 - Pralinenform II
14) BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform ; BGHZ 153, 131, 139 - Abschlussstück; BGH GRUR 2005, 414, 415 - Russisches Schaumgebäck
15) BGH, Urt. v. 30. April 2008 - I ZR 123/05 - Rillenkoffer
16) BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform ; m.V.a. EuGH, Urt. v. 22.6.2006 - C-24/05 P, GRUR Int. 2006, 842 Tz 71 f. = MarkenR 2006, 322 - Storck; BGHZ 158, 236, 250 - Inter-net-Versteigerung I; BGH, Urt. v. 16.3.2006 - I ZR 51/03, GRUR 2006, 763 Tz 13 = WRP 2006, 1025 - Seifenspender
17) BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform; m.V.a. EuGH GRUR 2003, 55 Tz 57 - Arsenal Football Club; EuGH, Urt. v. 12.1.2006 - C-361/04 P, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Tz 46 = Mar-kenR 2006, 67 - PICASSO/PICARO; BGHZ 164, 139, 147 f. - Dentale Abform-masse; BGH GRUR 2006, 763 Tz 13 - Seifenspender
18) BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform ; vgl. BGHZ 153, 131, 139 - Ab-schlussstück; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz, m.w.N.
19) BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform; vgl. dazu auch BGHZ 156, 126, 137 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 f. = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade
markenrecht/markenmaessige_benutzung.txt · Zuletzt geändert: 2012/05/14 11:57 von mfreund
 

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